특허법, 배경기술 기재요건과 임시명세서(특허법시행규칙 제21조와 특허법 제42조 제3항제2호)

특허법시행규칙 제21조는

특허출원서를 어떻게 제출해야할지, 어떤 사항들이 포함되어야 할지에 관한 조항입니다.

<특허법시행규칙>  제21조(특허출원서 등) ①법 제42조제1항에 따라 특허출원을 하려는 자는 별지 제14호서식의 특허출원서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다.  <개정 2001. 6. 30., 2006. 12. 29., 2014. 12. 30.>   1. 명세서ㆍ요약서 및 도면 각 1통   2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통   3. 기타 법령의 규정에 의한 증명서류 1통   ②제1항의 명세서는 별지 제15호서식, 요약서는 별지 제16호서식, 도면은 별지 제17호서식에 따른다.  <개정 2006. 12. 29., 2009. 6. 30.>   ③ 제1항제1호에 따른 명세서의 발명의 설명에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.  <개정 2014. 12. 30.>   1. 발명의 명칭   2. 기술분야   3. 발명의 배경이 되는 기술   4. 다음 각 목의 사항이 포함된 발명의 내용     가. 해결하려는 과제     나. 과제의 해결 수단     다. 발명의 효과   5. 도면의 간단한 설명   6. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용   7. 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항   ④제3항제2호ㆍ제4호ㆍ제5호 및 제7호의 사항은 해당하는 사항이 없는 경우에는 그 사항을 생략할 수 있다.  <신설 2007. 6. 29., 2014. 12. 30.>   ⑤ 제2항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 법 제42조의2제1항 후단에 따라 명세서에 청구범위를 적지 않고 출원할 때에는 특허출원서에 제2항부터 제4항까지의 기재방법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(이하 “임시 명세서”라 한다)를 첨부하여 제출할 수 있다. 이 경우 임시 명세서를 전자문서로 제출하기 위해서는 특허청장이 정하여 고시하는 파일 형식을 따라야 한다.  <신설 2020. 3. 30.>   ⑥ 제5항에 따라 임시 명세서를 제출하는 경우에는 특허출원서에 그 취지를 기재해야 하며, 법 제47조에 따라 임시 명세서를 보정할 때에는 별지 제9호서식의 보정서에 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 첨부하여 특허청장에게 제출해야 한다.  <신설 2020. 3. 30.> [전문개정 1998. 12. 31.] [제목개정 2001. 6. 30.]

오늘은 특허 명세서의 배경기술 기재요건은 무엇인지,

명세서 기재요건을 당장 신경쓰지 않아도 되는 임시명세서는 무엇인지 한번 살펴보고자 합니다.

 

먼저, 제3항,제4항을 살펴보겠습니다.

제3항은 명세서에 포함되어야 하는 사항에 관한 것이고, 제4항은 예외사항에 대한 조항입니다.

제3항에서는 제1호 내지 제7호를 명세서에 포함되어야 한다고 기재하고 있으나,

제4항에서는 제1호 내지 제7호 중 제2호, 제4호, 제5호, 제7호는 생략할 수 있다고 기재하고 있습니다.

이렇게 생략할 수 있는 호들을 제외하면 제1호, 제3호, 제6호가 남는데

이는 '발명의 명칭', '발명의 배경이 되는 기술', '발명을 실시하기 위한 구체적인 내용'에 해당합니다.

이 세가지는 생략할 수 없는 사항들입니다.

 

이중 발명의 배경이 되는 기술은 특허법 제42조제3항제2호와 직접적으로 관련됩니다

 

특허법 제42조제3항제2호의 내용은 다음과 같습니다.

<특허법>  제42조(특허출원)    ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.   1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것   2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것

특허법시행규칙보다 상위 법에 해당하는 특허법 제42조제3항제2호를 살펴보면, '그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것'이라고 기재하며, 배경기술을 꼭 적어야한다고 법에 구체적으로 기재하고 있습니다.

 

명세서에서 배경기술은 출원인이 발명한 내용이나 보호받고자 하는 권리범위와 직접적인 관련은 없지만,

실체심사시 심사관이 실시하는 선행기술 검색의 품질을 높이기 위해 필요한 내용이라고 생각듭니다.

 

그렇다면 명세서에 배경기술(그 발명의 배경이 되는 기술)은 어느 정도로 적어야 할까요?

특허청에서 발간하는 심사기준을 참고하면, 특허를 받고자 하는 발명(청구범위에 대한 발명)에 관한 배경기술을 적어야하고,

가급적 그러한 배경기술이 개시된 선행기술문헌 정보(특허공개번호/등록번호, 논문명 등)도 기재해야 한다고 합니다.

가급적이라는 점에서 알 수 있듯이, 이러한 선행기술문헌 정보는 선택사항이라고 판단됩니다.

다만, 배경기술의 구체적 설명을 적지 않고 선행기술문헌 정보만을 기재하였더라도, 그 문헌이 적절한 경우 발명의 배경기술을 적은 것으로 간주한다고 하네요.

 

요약하자면, 배경기술을 기재할 때 선행기술문헌 정보는 선택사항이나, 선행기술문헌 정보를 적절하게 적을 경우 별다른 배경기술에 대한 내용을 적지 않아도 된다는 것입니다.

 

그러나 최근 공개된 특허정보들을 살펴보면, 대부분 선행기술문헌 정보도 기재하고 배경기술도 상세하게 기재하고 있는 것 같습니다. 배경기술을 상세하게 기재하며, 기존 발명과 출원 발명과의 차이를 부각하는 형식으로 많이 기재하는 것 같아요.

 

이렇게 특허법 시행규칙 제21조와 특허법 제42조제3항제2호는 세트로 알아두시면 좋을 것 같습니다.

 

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하지만 이러한 특허법시행규칙 제21조 제3항,제4항에도 예외가 있습니다.

그건 바로 특허법시행규칙 제21조5항과 제6항에 관한 것으로, 임시명세서를 제출할 때에 해당합니다.

임시명세서는 시행규칙 제2항~제4항에서 한정한 명세서 기재요건과는 상관없이 명세서를 자유로운 형식으로 제출할 수 있게 한 제도입니다.

 

예를들어, 연구자나 발명가가 발명을 완성하였으나, 청구범위를 어떻게 작성해야할 지 고민될 때가 있습니다.

고민만 하다가는 출원일자가 점점 뒤로 늦춰지고, 발명 선점 또한 늦춰지게 되지요.

이럴 때 정확한 명세서가 아니라 연구노트, 논문 등의 형식을 자유롭게 제출하여 특허출원일자를 인정받을 수 있습니다.

물론 보정기간(보통 14개월)내에 보정하여 명세서의 형식을 갖추도록 해야합니다.

 

임시명세서 제출 요건, 출처 특허청 보도자료

이때 주의해야할 점은 무작정 임시명세서를 제출하는 것이 아니라, 나중에 청구범위로 보호받고자 할 내용을 모두 임시명세서에 담아야 한다는 것입니다.

보정 시 신규사항 추가 등에 걸려 보정각하가 되면 발명 자체가 인정되지 않을 수 있습니다.

내용을 보정해야 하지만, 신규사항 추가 등에 걸려 인정되지 않는 경우 빠르게 취하하고 새롭게 출원하는 것도 방법일 수 있겠네요.

임시명세서 출원서 및 보정서 제출 방법, 출처 특허청 보도자료

물론 특허 권리는 민감하고 소중한 부분이기 때문에 꼭 전문가와 충분한 상담이나 논의를 하고 진행하시기 바랍니다.

 

임시명세서와 관련된 내용은 특허청 보도자료에 자세하고 쉽게 나와있는 것 같습니다.

임시명세서에 더 관심있으신 분은 관련 보도자료 링크를 첨부할 테니, 참고하시면 좋을 것 같습니다.

https://kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UnewPress1App?a=&board_id=press&cp=1&pg=1&npp=&catmenu=m03_05_01&sdate=&edate=&searchKey=1&searchVal=%C0%D3%BD%C3%B8%ED%BC%BC%BC%AD&bunryu=&st=&c=1003&seq=18951